Een aandeelhoudersconflict en merkrechten. Er zijn niet veel cliënten die het verband onderkennen op het moment dat zij bij ons op kantoor komen. Toch is het belangrijk om te bezien op welke wijze de rechtsverhouding tussen de gezamenlijke BV en een aandeelhouder / merkhouder is geregeld.

Het is immers zo dat mogelijke een lastige juridische procedure tussen aandeelhouders kan worden omzeild, indien het mogelijk blijkt te zijn om het gebruiksrecht van een merk door de gezamenlijke BV te beëindigen.

Bescherming van een merk

Om in aanmerking te komen voor de bescherming van een merk, geldt allereerst dat het merk dient te worden geregistreerd. Wij raden over het algemeen af om merken op naam van een gezamenlijke werkmaatschappij te registreren. Dit om te voorkomen dat bij een eventueel faillissement van de werkmaatschappij deze merkrechten in de boedel van de failliete BV komen te vallen.

Licentieovereenkomst

Indien een merk niet op naam van de gezamenlijke BV, maar op naam van een aandeelhouder of diens holding BV is geregistreerd, dan is het wel belangrijk dat er een goede licentieovereenkomst wordt getekend waarin is bepaald dat de werkmaatschappij het exclusieve recht verkrijgt om het merk te exploiteren en nog belangrijker dat deze overeenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd.

Een extra kaart in handen?

We zien in de praktijk vaak dat een dichtgetimmerde licentieovereenkomst ontbreekt. Er is vaak ter zake van het gebruik van een merk door de (deels) eigen werkmaatschappij helemaal niets op papier gezet, omdat de aandeelhouders niet hebben voorzien dat bij conflicten dit nog wel eens een belangrijk onderwerp kan zijn. In dat geval heeft de betreffende aandeelhouder bij een conflict een spreekwoordelijke extra kaart in handen, omdat hij/zij zich op het standpunt kan stellen dat hij/zij de enige rechthebbende is op een merk en dat er daarnaast sprake is van een mondelinge licentieovereenkomst tussen de aandeelhouder en de BV, welke tussentijds (al dan niet wegens zwaarwegende gronden) kan worden opgezegd. Het hangt vervolgens wel van de omstandigheden van het geval af of het de betreffende aandeelhouder vervolgens vrijstaat om het merk zelfstandig middels een nieuwe werkmaatschappij te exploiteren of niet.

Aandeelhoudersconflict

Al met al is het zo dat indien aandeelhouders in een besloten vennootschap een verschil van visie hebben en partijen er maar niet in slagen om een aandeelhoudersconflict op te lossen, dat het dan een overweging waard is om te bezien welke rechtsverhouding bestaat tussen de merkhouder en de gezamenlijke BV en/of het voor een cliënt wel noodzakelijk is om een kostbare juridische procedure te voeren.

Mocht u vragen hebben over uw aandeelhoudersconflict en/of over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten door een werkmaatschappij of een aandeelhouder, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

E: donk@thelegalgroup.nl
T: +31 (0)20 – 379 23 21

Geef een reactie